IP Pills di Bugnion Spa: “Marchio registrato vs. marchio di fatto – Rischi e limiti dell’uso di un segno distintivo non registrato”

A cura di Laura Elisabetta Benatti, consulente in marchi presso Bugnion S.p.A.

Molte imprese investono tempo e risorse per costruire la propria identità sul mercato, ma non sempre provvedono tempestivamente a registrare il proprio marchio. Una scelta che può esporre l’azienda a rischi rilevanti, mettendo a repentaglio gli investimenti effettuati in marketing e comunicazione e, nei casi più critici, limitando le prospettive di crescita del business.

Alcuni ordinamenti giuridici, compreso quello italiano, riconoscono una tutela anche ai cosiddetti marchi di fatto, cioè ai segni utilizzati sul mercato senza registrazione. Tale protezione, tuttavia, presenta limiti significativi e può rivelarsi insufficiente in caso di conflitto con marchi successivamente registrati da terzi.

Comprendere le differenze tra marchio di fatto e marchio registrato è quindi essenziale per valutare le opportunità e i rischi legati alla protezione del proprio brand.

Cos’è un marchio di fatto?

Per marchio di fatto si intende un segno distintivo utilizzato sul mercato senza che il relativo titolare ne abbia richiesto la registrazione.

In Italia, l’uso effettivo di un marchio non registrato genera una tutela giuridica. Si tratta, tuttavia, di una protezione generalmente più limitata e meno certa rispetto a quella derivante dalla registrazione.

La tutela riconosciuta al preuso dipende, infatti, dall’effettivo utilizzo del segno e dalla conseguente notorietà che esso abbia acquisito presso il pubblico di riferimento.

Un marchio di fatto può inficiare l’efficacia di un marchio successivamente registrato soltanto qualora il suo titolare sia in grado di dimostrare un uso anteriore effettivo e una notorietà qualificata, ossia una diffusione estesa a una parte significativa del territorio nazionale, maturati prima del deposito del marchio registrato da terzi.

In mancanza di tali presupposti, la registrazione successiva prevale. Il titolare del marchio di fatto potrà in ogni caso continuare a utilizzare il segno nei limiti del preuso effettuato sino a quel momento senza possibilità di estenderne la portata in futuro.

Dimostrare tali circostanze comporta un importante onere probatorio a carico del preutente. È infatti necessario raccogliere e conservare documentazione idonea a provare l’utilizzo del marchio nel tempo, attività che può rivelarsi complessa e costosa quando l’impresa non abbia adottato una gestione sistematica delle proprie evidenze commerciali e promozionali.

Va infine ricordato che la disciplina dei marchi varia da Paese a Paese e che non tutti gli ordinamenti riconoscono al marchio non registrato forme di tutela analoghe a quelle previste dal diritto italiano.

I vantaggi del marchio registrato

La registrazione attribuisce al titolare un diritto esclusivo sul marchio nei territori e per i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto e concesso.

Oltre a garantire maggiore certezza sulla titolarità del diritto, la registrazione rappresenta uno strumento essenziale per contrastare usi non autorizzati e fenomeni di contraffazione.

Il titolare di un marchio registrato può infatti far valere più agevolmente i propri diritti nei confronti di terzi che utilizzino segni identici o simili, riducendo sensibilmente i margini di incertezza che spesso caratterizzano le controversie fondate esclusivamente sull’uso di fatto.

Il marchio registrato costituisce inoltre un asset immateriale dell’impresa, suscettibile di valorizzazione economica mediante licenze o cessioni. Al tempo stesso contribuisce a rafforzare l’immagine aziendale nei confronti di clienti, investitori e partner commerciali, dimostrando attenzione alla gestione e alla tutela del patrimonio di proprietà industriale.

I rischi di utilizzare un marchio non registrato

L’utilizzo di un marchio non registrato può comportare criticità ed il rischio più evidente si manifesta quando un terzo, operante nello stesso settore o in un settore affine, deposita successivamente ed ottiene la registrazione di un marchio identico o simile.

Si pensi al caso di un’impresa che utilizzi da anni un determinato segno distintivo senza averne richiesto la registrazione. Qualora un altro soggetto ottenga successivamente la registrazione di un marchio identico o simile, il precedente utilizzatore potrebbe trovarsi costretto a sostenere costi e tempi considerevoli per tutelare la propria posizione e difendere il valore costruito nel tempo attorno al proprio brand.

Nei casi più critici, può rendersi necessario adottare un nuovo marchio, con conseguente revisione di elementi centrali dell’identità aziendale quali il nome a dominio, i materiali promozionali, il packaging dei prodotti e le campagne di comunicazione. Il risultato può essere la perdita, almeno parziale, del valore generato dagli investimenti sostenuti nel corso degli anni.

Il titolare del marchio registrato dispone di un titolo che gli consente di far valere il proprio diritto di esclusiva sul segno nei limiti territoriali e merceologici semplicemente dimostrando l’esistenza del titolo, consentendogli di prevalere sui diritti del preutente che non fosse in grado di dimostrare un uso di fatto anteriore e riconosciuto diffusamente presso il pubblico di riferimento.

Prevenire è meglio che difendere

La registrazione di un marchio non deve essere considerata una mera formalità ma è parte integrante della pianificazione strategica aziendale.

Prima di lanciare un nuovo brand è sempre opportuno valutare i requisiti di registrabilità del segno ed effettuare adeguate ricerche di anteriorità volte a verificare l’esistenza di marchi o altri diritti anteriori potenzialmente confliggenti, e procedere tempestivamente al deposito della domanda di registrazione.

Affidarsi esclusivamente a un marchio di fatto significa esporsi a margini di incertezza che possono diventare particolarmente rilevanti nel momento in cui il business cresce e il valore del brand aumenta.

La registrazione rappresenta uno strumento fondamentale per consolidare il valore del brand, prevenire conflitti e costruire nel tempo una tutela più solida ed efficace.

Proteggere il marchio fin dall’inizio non è soltanto una formalità amministrativa ma un investimento strategico sul futuro dell’impresa.

Innovare è umano, tutelare è Bugnion